最高院案件判例:专利侵权诉讼中的禁止反悔原则
近日,最高人民法院知识产权法庭对深圳某事件公司与东莞某泰公司之间的实用新型专利侵权纠纷作出终审判决。深圳某事件公司为名称为“一种手机号码牌安装台”的实用新型专利的专利权人,其中权利要求2、3涉及一种依靠翘板结构实现功能的技术方案,主是通过两端转动的翘板结构,无需弹簧、固定扣或固定槽,利用重力使翘板在一端翘起一端落下,从而达到稳定状态。深圳某事件公司主张东莞某泰公司未经许可擅自制造、销售、许诺销售的产品落入涉案专利保护范围,构成专利侵权。
一审法院认定东莞某泰公司销售、许诺销售的被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围,但其合法来源抗辩成立。一审法院判决东莞某泰公司立即停止销售、许诺销售侵害涉案专利权的行为,并赔偿维权合理开支8000元。一审判决后,深圳某事件公司、东莞某泰公司分别提起上诉。
最高人民法院知识产权法庭二审判决认为,专利权的保护范围应当与其作出的技术贡献、创新程度相适应。涉案专利为实用新型专利,根据涉案专利的说明书及其附图所公开的全部内容,其结构并不复杂,均属于日常生活常识。尽管目前权利要求2被国家知识产权局在相关无效决定中认定为具有创造性,但其创新程度显然十分有限,保护范围不能失之过宽,导致比例失当。基于此,在认定被诉侵权产品是否落入权利要求2限定的保护范围时,应当对权利人在无效宣告程序的意见陈述予以相应的考虑。
权利人在专利无效宣告行政程序中,针对权利要求2陈述了“涉案专利采用的两端转动的翘板,不需要弹簧、固定扣与固定槽组合”、“由翘板自身的工作原理即可实现转动且能够维持一端翘起、一端落下的稳定状态”、“磁体或增加摩擦均是为了更加稳定而采用的技术手段,并非必要技术特征”等意见。
本案被诉侵权产品必须依赖于定位维持结构,才能使“翘板”保持稳定地一端翘起一端落下状态。相较于涉案专利中仅“依靠自身重力”就能保持稳定的“翘板”,被诉侵权产品“依靠定位维持结构(其中包含弹簧)才能保持稳定”,并不具有与之相同或者等同的技术特征,故应认定被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求2、3的保护范围,不构成侵权。东莞某泰公司关于适用禁止反悔原则的抗辩成立。最高人民法院知识产权法庭二审判决撤销一审判决,驳回深圳某事件公司的全部诉讼请求。
最高人民法院知识产权法庭认为,该案判决的积极意义在于,督促专利权人在行使权利时遵循诚信原则,防止权利人在专利权无效行政程序中为了维持专利权有效限缩其专利权的保护范围,而在侵权诉讼时却又扩大解释专利权的保护范围,“两头得利”不当获益。
(改编自最高人民法院知识产权法庭新闻)
点评:
在代理此类案件时,需要在实际获权审查以及无效阶段的意见陈述和答辩过程中,采取系统性、全方位的工作策略,确保各阶段证据和主张的逻辑一致,避免因解释不一导致专利保护范围过宽或过窄,进而损害专利权人的合法权益。
在新申请撰写过程中,应对申请人的技术方案进行合理的保护。在说明书中对每个技术方案和技术手段进行充分的说明,形成对保护范围的有力支撑。从而避免在审查过程或无效阶段,需要通过意见陈述等方式对某些特征进行解释时,造成不必要的限缩。在审查阶段,权利人需要密切关注审查意见中对技术创新性、实用性及技术效果的评价。此时,意见陈述中应进行有针对性的答复,对专利说明和权利要求中的某些技术特征进行必要的精细解释,要及时补充或澄清相关技术细节,同时避免做出一些不必要的限缩解释,防止过窄限制而影响技术贡献的实质体现。
在涉及侵权纠纷的无效审理阶段,专利权人应在行政程序中就争议焦点进行充分论述。在此过程中,专利权人应充分分析并对比被诉侵权产品与专利技术方案的异同,准备充分的事实和证据,在争取专利权维持有效的前提下构建有力的反驳策略。同时,整个过程中还应遵循诚信原则,确保在各阶段保持专利保护范围的一致性和合理性。
(上专北京分公司 方晨 供稿)
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